专利申请权纠纷中的股东代表诉讼

[案情]

    原告：吴林祥。
    原告：陈华南。
    被告：翟晓明，江苏省常州一匙通数码锁业有限公司股东及执行董事。
    第三人：江苏省常州一匙通数码锁业有限公司(以下简称一匙通公司)。

    第三人一匙通公司于2003年4月25日设立，发起股东为吴林祥、陈华南、翟晓明及李嘉东。该公司的经营范围为数码智能锁具、数码智能安全防范设备的制造、销售；数码智能锁具、机电一体化及计算机软件技术开发、技术服务。被告翟晓明任该公司执行董事、总经理。后李嘉东退出，现股东为吴林祥、陈华南和翟晓明3人，翟晓明占69％股份。

    2004年3月1日，第三人一匙通公司就“一匙通”数码智能锁项目向常州市高新技术开发区科技局申报“常州市科技发展计划”。计划项目设计任务书记载：“本项目产品由锁、钥匙和钥匙设定器三种独立的产品组成”，“本项目的研究以世界上现有的电子锁和指纹锁为基础，其中包括磁卡电子锁、IC卡电子锁、IP卡电子销、TM卡电子锁和电子门禁系统。在继承和发扬现有电子锁的优点，对关键技术问题有重点突破的基础上开展本项目研究”。项目主要研究人员为翟晓明、陶涛、吴林祥、尤启国。2004年7月22日，一匙通公司就上述项目与常州市科学技术局签订“常州市科技项目合同”。9月21日，一匙通公司还就此项目与常州市新北区科学技术局签订科技项目合同，合同载明项目负责人为翟晓明，主要研究人员为陶涛、吴林祥和尤启国。2003年9月至2004年9月，常州市科学技术局和常州市新北区科学技术局先后三次为“一匙通”数码锁项目拨款40万元。

    自2003年5月至2005年7月，第三人一匙通公司为上述项目购买了设备、元器件，并委托他人进行零部件加工。如2003年7月28日，与常州市武进鸣凰无线电器材厂签订协议书，由该厂按一匙通公司提供的图纸加工电子锁的零部件；2003年7月18日，与镇江丹徒区星宇压铸厂签订协议书，由该厂按一匙通公司提供的图纸加工电子锁具的外壳。2005年3月20日，一匙通公司给常州市新区工商局的申请报告称：公司自注册成立两年来，投入大量财力和人力开发自主知识产权的“一匙通”数码智能锁，在这两年间未形成销售。

    2004年3月，一匙通公司就“一匙通”数码智能锁项目向常州市高新技术开发区科技局申报科技发展计划的材料中载明：“本项目由一匙通公司独家研发和实施……本项目的所有知识产权均为自主知识产权，归一匙通公司所有”。2005年6月22日，一匙通公司与扬州市人民防空办公室签订的锁具购销协议约定，一匙通公司在2005年8月中旬负责将订购的锁具交付，该合同已实际履行。该锁具涉及的技术方案与翟晓明申请专利的发明创造所反映的技术方案一致。

    2005年8月，被告翟晓明以其个人名义向国家知识产权局提出关于“一种由钥匙提供电源的微功耗电子锁具”的发明、实用新型专利申请各一项，专利申请号分别为2005100414845和2005200744982。两项专利申请的权利要求书基本相同，共有41项权利要求。将翟晓明的上述专利申请文件与原告吴林祥、陈华南提供的、标有第三人一匙通公司名称的图纸进行比对，原告方提供的图纸所记载的技术方案与翟晓明的专利申请技术方案相同。

    两原告认为，一匙通公司为“一匙通”数码智能锁项目的研究投入了大量的资金、设备等物质技术条件，该技术成果应属一匙通公司所有。翟晓明利用自己作为该项目负责人和主要研究人员以及一匙通公司法定代表人的便利，以自己的名义将上述技术申请专利，侵害了一匙通公司的利益，请求法院判令上述专利申请权归属第三人一匙通公司，并由被告翟晓明承担诉讼费用和其它合理费用。

    被告翟晓明辩称，第一，吴林祥和陈华南不具备原告主体资格，不能以自己的名义起诉被告；第二，本案涉及的发明创造不属于职务发明，相关技术方案形成时间在一匙通公司设立之前，一匙通公司设立后，公司只是对上述技术方案进行实施，而不是对相关技术方案进行开发、研究；第三，本案涉及的技术方案已由被告此前的多项专利技术完全覆盖，请求法院驳回原告的诉讼请求。

    第三人一匙通公司未作陈述。

    [审判]

    江苏省南京市中级人民法院经审理认为：

    首先，吴林祥、陈华南系本案适格原告，有权提起本案诉讼。公司高级管理人员或控股股东等以不当行为侵害公司利益，公司在上述人员不当行为控制之下不能或怠于以自己的名义主张权利，公司股东代表公司利益对不当行为人提起诉讼的，人民法院应予受理。原告吴林祥、原告陈华南及被告翟晓明均为一匙通公司的股东，而且被告翟晓明身为该公司的执行董事，实际掌控该公司，一匙通公司在被告的控制之下不能以自己的名义主张权利。在此情形之下，两原告向人民法院起诉被告所申请的专利技术方案应属公司所有，并将一匙通公司作为第三人，其实质是代表公司利益对被告提起诉讼，符合法律规定。故被告关于两原告不具备诉讼主体资格、不是本案适格原告的答辩理由不能成立，不予采纳。

    其次，被告翟晓明不具有涉案专利申请权。被告翟晓明辩称涉案专利申请技术方案是在一匙通公司设立之前由其个人研制成功，设立一匙通公司仅是为实现产业化，但翟晓明仅仅提交了相关产品实物，不能证明涉案专利申请技术方案的形成时间。被告提供的证人证言也不能证明涉案专利技术方案系由被告个人完成，不能认定该技术成果属于被告所有。被告还辩称其在设立一匙通公司之前的多项个人专利已完全覆盖了涉案专利申请技术方案，但未能提供相应证据予以证明。另据本案事实，一匙通公司自2003年4月成立后的两年时间里未生产出“一匙通”数码锁具成品，直至2005年6月才有产品投放市场，也表明在这两年时间里，一匙通公司一直在研制开发相关产品。因此被告的上述答辩理由不能成立，不予采纳。

    根据专利法第六条的规定，执行本单位的任务或主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明，职务发明创造申请专利的权利属于该单位。本案中，原告吴林祥和原告陈华南提供了一匙通公司的图纸等技术资料，经比对，上述技术资料所反映的技术方案与被告翟晓明的专利申请方案相同，可以确认为同一技术方案。一匙通公司自2004年成立之后，就上述技术方案项目申报常州市科技发展计划项目，翟晓明为该项目的负责人，研究人员还包括一匙通公司的陶涛、吴林祥、尤启国等人。一匙通公司为该技术方案项目投入了相当的人力、物力，为该项目专门购买仪器设备，常州市科技局也为该项目拨款予以支持。这些事实都足以证明涉案专利申请技术方案系翟晓明等人为执行一匙通公司的任务，并且利用该公司的物质技术条件完成该项目，属于职务发明，相关科技成果应当归属于一匙通公司，申请专利的权利也应当属于该公司。退一步说，即使被告翟晓明在一匙通公司成立之前已独立从事相关技术方案的研究开发，并且取得了一定的研究成果，但一匙通公司经过进一步的研究、开发，形成最终的技术方案，翟晓明等人在此过程中系执行单位职务并利用单位的物质技术条件进行研发，则最终的技术方案，亦即涉案专利申请技术方案也应认定为职务发明，应归属于一匙通公司所有，相应的专利申请权也属于该公司。

    综上，被告翟晓明以自己的名义提出的“一种由钥匙提供电源的微功耗电子销具”发明和实用新型专利申请属于其与一匙通公司其他人员共同完成的职务发明创造，原告吴林祥和原告陈华南作为一匙通公司股东，为维护公司利益向人民法院提起诉讼符合法律规定。两原告请求法院判令被告翟晓明支付为诉讼支出的其它合理费用，但其起诉时未提出明确的数额，而且这一诉讼请求也没有法律依据，故法院不予支持。

    据此，南京市中级人民法院于2006年5月23日作出判决：被告翟晓明以自己的名义申请“一种由钥匙提供电源的微功耗电子锁具”发明和实用新型专利(专利申请号分别为2005100414845和2005200744982)不当，上述技术的专利申请权归属第三人一匙通公司；驳回原告吴林祥、原告陈华南的其他诉讼请求。案件受理费500元，其它费用200元，共计700元，由被告翟晓明承担。

    宣判后，翟晓明不服一审判决，向江苏省高级人民法院提起上诉。江苏省高级人民法院以(2006)苏民三终字第0120号判决驳回上诉，维持原判。

    [评析]

    我国2005年修订后的公司法第一百五十二条规定了股东代表诉讼制度，当公司的合法利益受到侵害而公司又怠于诉讼时，符合法定要件的股东为了公司的利益，有权直接以自己的名义对董事、监事、高管人员、控制股东以及第三人的侵害行为向法院提起诉讼。本案即是新公司法施行后，具体适用股东代表诉讼制度而提起的专利申请权纠纷案件。虽然新公司法导入了股东代表诉讼制度，但公司法的规定过于原则，缺乏可操作性，如何使股东代表诉讼制度的导入不仅仅停留于简单的“条文移植”，而兼具适应性和适用性，[1]则有赖于司法实践的探索与总结。本案作为一起典型案例，对于股东代表诉讼制度在专利纠纷案件中的具体适用进行了有益的尝试，具有积极的现实意义。

    一、股东代表诉讼制度的司法实践

    股东代表诉讼兼具代位性和代表性，一方面原告股东是代位行使公司的诉权，以避免因公司消极不行使诉权而遭受损失；另一方面原告股东又是代表和自己地位相当的其他股东提起诉讼，以维护全体股东所应享有的间接利益。如何在鼓励诉讼与限制滥诉、保障中小股东权益与尊重公司独立人格之间取得较好的平衡，需要通过司法实践的积累不断完善程序，丰富规则。

    (一)股东代表诉讼的当事人

    1、股东代表诉讼的原告。股东代表诉讼中的原告是享有代表诉讼提起权的股东。各国公司法对于原告股东的资格条件设定不一，我国公司法根据公司组织形式作出了不同规定。有限责任公司兼具资合与人合的特征，股东与公司的关系相对稳定，法律赋予其较为宽泛的权利，有限责任公司的股东提起股东代表诉讼没有资格条件的限制；股份有限公司股东较为分散，流动性较大，为防止股东随意诉讼，干扰公司的正常经营，股份有限公司的股东则需要连续持股达180日以上且单独或合计持有公司1％以上股份才可以提起股东代表诉讼。本案中，一匙通公司系有限责任公司，两原告及被告均为该公司的发起股东，且该公司至诉讼时也仅有他们三位股东，两原告依法具备提起股东代表诉讼的原告资格。

    股东身份、持股期限及持股比例均是从客观方面对原告资格作出的限制，就主观要件而言，我国公司法未作出相应的限定。股东代表诉讼制度设立的宗旨是为股东特别是中小股东提供维护公司及自身合法权益的法律途径，因此通常认为，股东提起股东代表诉讼须是基于善意，即必须以维护公司利益为目的。如果提起诉讼追究董事责任的目的仅是追求该股东个人或第三人的不正当利益，或给公司造成损害，则该股东不得提起诉讼。[2]如果被告有证据证明原告起诉并非出自善意，如原告股东曾参加、批准或默许过所诉侵害行为，或者以扰乱公司正常生产经营为目的，或者为公司竞争对手牟取竞争优势等，则其提起的诉讼可以推定为恶意诉讼。本案中，被告利用自己作为一匙通公司法定代表人及涉案技术项目负责人的便利，将职务发明以个人名义申请专利，两原告对此并不知情，待发现后即以提起股东代表诉讼的方式明确表示反对，且该项技术方案涉及一匙通公司注册登记的主要经营范围，因此，可以认为两原告提起本案诉讼是为维护公司合法利益，具有善意。

    2、股东代表诉讼的被告。股东代表诉讼的被告是以不当行为侵害公司利益而应对公司承担赔偿责任的当事人。[3]我国公司法第一百五十二条第一款、第二款采用列举的方式，将违反法律或章程规定执行职务给公司造成损害的董事、高管人员明确规定为股东代表诉讼的被告，该条第三款则属于兜底条款，将被告的范围扩大到任何侵犯公司合法权益的他人。由此，通过文义解释，公司的控股股东、其他股东、实际控制人以及公司之外的任意第三人，只要对公司实施了侵害行为，都可以成为股东代表诉讼的被告。可见在被告的范围上，我国公司法没有采取日本和我国台湾地区的限制模式，而是借鉴了英美法系的自由模式，采用列举式与概括式并用的立法技术，将公司内部及外部实施了侵害公司权益的行为人均纳入股东代表诉讼被告的范畴，这有利于充分发挥股东代表诉讼制度的作用，亦符合公司法制现代化的趋势。本案中，翟晓明作为一匙通公司的执行董事，将执行公司职务过程中完成的技术方案以个人名义申请专利，违反董事的忠实义务，实施了侵害公司合法权益的行为，当然构成股东代表诉讼的适格被告。

    3、公司的诉讼地位。我国公司法对于公司在股东代表诉讼中的地位没有作出规定，司法实践中有将公司列为被告的，也有将公司列为第三人的。股东代表诉讼中股东与公司既有冲突又有一致，正是由于公司怠于或拒绝行使诉权才导致了股东代表诉讼的提起，这是两者相冲突之处；但是股东代表诉讼中股东仅享有形式意义上的诉权，实质意义上的诉权仍归属于公司，如果股东胜诉，直接获益的还是公司，可见消极对待权利的态度并未导致股东与公司之间利益的根本冲突，股东代表诉讼的代表性决定了股东与公司之间在利益上具有一致性，因此，将公司作为被告有违股东代表诉讼的利益结构。笔者认为，怠于行使权利的公司对于原告和被告之间的诉讼标的不能再单独提起诉讼，而诉讼的结果又与公司具有法律上的利害关系，这完全符合我国民事诉讼法中无独立请求权第三人的特征。本案诉讼中，法院将一匙通公司列为无独立请求权第三人，有利于查清案件事实，还可以有效限制公司在诉讼中的处分权，既符合股东代表诉讼的内在逻辑，又契合我国民事诉讼的制度现实。

    (二)前置程序的豁免

    股东代表诉讼中原告股东代位行使的是公司的诉权，而公司法人具有独立的法律人格，对其自由意志应当予以充分尊重，所以各国公司法都规定了股东代表诉讼的前置程序。我国公司法规定股东必须以书面形式向公司机关提出请求，只有在公司机关收到请求后拒绝提起诉讼或30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即起诉会使公司利益遭受难以弥补的损害等情形下，股东才可以以自己名义直接向法院起诉。可见股东代表诉讼中的前置程序是原则，只有在特殊情况下才可以豁免。我国公司法第一百五十二条第二款中规定的“情况紧急”属于概括性概念，需要经由长期的实践才能归纳出类型化的判断标准，在目前股东代表诉讼制度运行的初级阶段，不妨参考该制度已经较为成熟国家的丰富经验，结合案件实际情形作出具体的判断。比如美国一些州的公司法规定，下列情形下，可以免除前置程序：1、董事们是所诉的过错行为人；2、董事在过错行为人的控制之下；3、董事们否认过错行为的发生；4、董事们已经批准了所诉的过错行为。[4]本案中，一匙通公司是未设董事会的有限责任公司，对公司实施侵害行为的加害人本身即是公司的法定代表人——执行董事，并兼任总经理，一匙通公司的意志执行机关已被加害人实际控制，公司本身难以对加害人提起诉讼，如果拘泥于条文仍要求履行前置程序，不但会徒劳地拖延诉讼，而且有可能给予加害人隐匿证据、转移财产的机会。因此，笔者认为本案属于董事就是所诉侵害行为人的情形，在这种情形下前置程序可以豁免，原告股东为了有效维护公司利益，可以不向公司机关提交书面申请，直接以自己名义向法院提起诉讼。

    (三)案由及管辖的确定

    1、案由的确定。有人认为股东代表诉讼的案由应当遵循代位权诉讼和撤销权诉讼的先例，直接定为股东代表诉讼纠纷，[5]笔者对此不能赞同。根据最高人民法院《关于印发<民事案件案由规定>的通知》(法发[2008]11号)规定的原则，民事案件的案由应当依据当事人主张的民事法律关系的性质来确定。股东代表诉讼是基于股东公益权而产生的诉讼，原告股东本质上行使的是公司的诉权，被告是否对公司实施了某种侵害行为，是否需要承担相应的民事责任，才是股东代表诉讼实质主张的民事法律关系，也是股东代表诉讼的实质要件与前提，因此，应当根据原告所主张的侵害行为法律关系的性质来确定股东代表诉讼的案由。本案的被告将执行职务过程中、主要利用公司物质技术条件完成的、涉及公司主要业务范围的技术方案，以自己名义申请专利，其对公司的具体侵害行为所体现的法律关系性质是专利申请权纠纷，因此，本案案由确定为专利申请权纠纷是适当的。

    2、管辖的确定。关于股东代表诉讼的管辖是否需要参照其他国家的立法例，指定专由公司住所地法院管辖，存在不同意见。有人认为股东代表诉讼多涉及股东、董事、经理等内部人员行为的审查与认定，从方便诉讼、有利于调查取证的角度出发，应当由公司住所地法院专属管辖。[6]有人则认为应当根据股东代表诉讼的类型来确定管辖：公司内部人员侵害公司利益时，由公司住所地法院管辖；外部人员侵害公司利益时，则适用一般管辖原则。[7]对此，笔者均不赞同。如果侵害公司利益的行为是董事、高管等公司内部人员所为，那么侵权行为发生地及结果地通常即为公司所在地，我国民事诉讼法规定的侵权行为地管辖原则同样能够解决方便诉讼及调查取证的问题，根据侵权人身份区别确定管辖并无必要。而且，如果将股东代表诉讼规定由公司住所地法院专属管辖，那么公司完全能够通过操纵股东提起代表诉讼的方式，规避普通管辖原则，将所有与公司有关的纠纷都专属于公司住所地法院审理。考虑到我国司法的现状，这样规定反而会增加法院正常审理案件的难度。所以，笔者认为，股东代表诉讼固然是公司法为保护全体股东利益衍生出的一项特殊诉讼制度，但究其本质仍属于普通民商事诉讼的范畴，就管辖而言，适用民事诉讼的一般管辖原则即可，无需规定特殊的管辖原则。本案的特殊之处在于被告对公司实施的是侵害专利申请权的行为，而专利纠纷案件实行专属管辖。最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第2条规定，专利纠纷案件，由各省、自治区、直辖市人民政府所在地的中级人民法院和最高人民法院指定的中级人民法院管辖，无论是被告住所地的扬州市中级人民法院还是公司住所地的常州市中级人民法院，当时均不能审理专利纠纷案件，所以本案只能由南京市中级人民法院审理。

    二、职务发明的认定

    股东代表诉讼中双方争议的焦点包括两个层面，一是原告股东是否具有股东代表诉讼提起权，二是被告是否侵害了公司利益。在确认了原告股东的诉讼主体资格后，被告以个人名义申请专利的技术方案是否属于职务发明就成为本案的主要焦点。

    我国专利法第六条规定，职务发明是指执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，职务发明创造申请专利的权利属于该单位。确定涉案技术方案是否属于职务发明，可以从两个方面考虑。首先，应当确定技术方案的完成时间。如果完成时间是在一匙通公司成立之前，则该发明创造就不属于职务发明。一般而言，就一项发明创造提出专利申请，说明这项技术方案已经完成，如果没有相反证据，只能以专利申请日为依据推定该技术方案的完成时间。本案中，翟晓明以个人名义申请专利的时间是2005年8月，而一匙通公司的成立时间为2003年4月。虽然翟晓明认为涉案技术方案在公司设立之前就已完成，但其提供的实物证据本身无法反映形成时间，即使通过金属元素放射、衰变周期鉴定的方法，能确定的也只是实物证据中主要金属成份的形成时间，并不能等同于实物证据的形成时间；翟晓明提供的证人仅仅是为其加工部分零件，加工的零件具体安装在哪里不清楚，且证人不会拆卸实物证据，不仅无法确认实物证据中是否有其加工的零件，也不能确认其看到的实物证据是否就是翟晓明申请专利的发明创造，据此，可以推定涉案发明创造的技术方案是在一匙通公司成立之后才完成的。其次，是确定一匙通公司提供物质技术条件的目的。如果不是为了完成发明创造，而仅仅是为了验证或实施发明创造，则该发明创造同样不属于职务发明。一匙通公司就“一匙通”数码智能锁向当地科技局提交的科技发展计划申报材料以及该公司与当地科技局签订的科技项目合同、科技项目拨款凭证等证据，均表明涉案发明创造系由一匙通公司独家研发和实施，且该项目的研发负责人为翟晓明。此外，一匙通公司2005年3月给常州市新区工商局的申请报告中记载，该公司自注册成立两年来，投入大量的财力和人力开发具有自主知识产权的“一匙通”数码智能锁。根据上述证据，可以认定研发涉案发明创造是一匙通公司成立后的一项主要任务，涉案发明创造的研发完成主要利用了一匙通公司的物质技术条件。

    因此，翟晓明为执行一匙通公司的任务，并在主要利用该公司物质技术条件的基础上完成的涉案发明创造属于职务发明创造，相应的专利申请权应当属于一匙通公司。翟晓明将职务发明以自己个人名义申请专利，侵害了一匙通公司的合法权益。

作者单位：江苏省南京市中级人民法院